上海某某城市網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司訴國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會與第三人廣州市某某電子科技有限公司、濟(jì)南某某信息科技有限公司商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛案-使用行為的合法性對商標(biāo)知名度判斷的影響
人民法院案例庫 入庫編號：2023-09-3-029-027
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行政/商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛/知名度/使用/合法性
基本案情
2011年3月29日，上海某某城市網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡稱上海某公司）向國家工商行政管理總局商標(biāo)局（以下簡稱商標(biāo)局）提出第927490×號“××達(dá)人”商標(biāo)（以下簡稱被異議商標(biāo)）的注冊申請，指定使用在第42類“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)軟件更新、技術(shù)研究”等服務(wù)上，并于2012年1月6日獲得初步審定并公告。在法定期限內(nèi)，廣州市某某電子科技有限公司（以下簡稱廣州某公司）和濟(jì)南某某信息科技有限公司（以下簡稱濟(jì)南某公司）針對被異議商標(biāo)的注冊申請向商標(biāo)局提出異議。2013年6月18日，商標(biāo)局作出第17885號裁定，以廣州某公司和濟(jì)南某公司提出的證據(jù)材料不足以證明其已經(jīng)在先使用“××達(dá)人”商標(biāo)并使之具有一定影響為由裁定被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。廣州某公司和濟(jì)南某公司向國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（以下簡稱商標(biāo)評審委員會）提起異議復(fù)審申請。商標(biāo)評審委員會于2014年4月15日作出第58749號裁定，認(rèn)為：上海某公司取得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書的日期為2011年12月14日，濟(jì)南某公司于2011年9月26日取得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書，廣州某公司于2009年12月1日取得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書。濟(jì)南某公司和廣州某公司取得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書的時(shí)間和使用“××達(dá)人”日期均在上海某公司之前，并且提供的服務(wù)費(fèi)發(fā)票、推廣合同及宣傳圖片等證據(jù)均可證明，在“計(jì)算機(jī)機(jī)軟件設(shè)計(jì)、更新”服務(wù)項(xiàng)目上，在被異議商標(biāo)申請注冊之前，濟(jì)南某公司和廣州某公司在與被異議商標(biāo)指定使用的“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、更新”等相同或類似服務(wù)上在先使用了“××達(dá)人”商標(biāo)并使之具有了一定知名度。因此，在“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、更新”服務(wù)項(xiàng)目上，被異議商標(biāo)的注冊申請構(gòu)成2001年修正的《中華人民共和國商標(biāo)法》（以下簡稱商標(biāo)法）第三十一條所指的以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)之情形。廣州某公司和濟(jì)南某公司提供的證據(jù)不足以證明在被異議商標(biāo)申請注冊前，濟(jì)南某公司和廣州某公司在與被異議商標(biāo)指定使用的“技術(shù)研究、包裝設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)、書畫刻印藝術(shù)設(shè)計(jì)、無形資產(chǎn)評估、氣象信息、質(zhì)量體系認(rèn)證”服務(wù)相同或類似服務(wù)上在先使用了“××達(dá)人”商標(biāo)并使之具有了一定知名度。因此，在上述服務(wù)上，被異議商標(biāo)的注冊申請未構(gòu)成商標(biāo)法第三十一條所指的以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)之情形。對被異議商標(biāo)的注冊損害他人在先著作權(quán)以及違反商標(biāo)法第十條第一款第（八）項(xiàng)規(guī)定的異議復(fù)審理由，不予支持。裁定：被異議商標(biāo)在“技術(shù)研究、包裝設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)、書畫刻印藝術(shù)設(shè)計(jì)、無形資產(chǎn)評估、氣象信息、質(zhì)量體系認(rèn)證”服務(wù)上予以核準(zhǔn)注冊；在“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、更新”服務(wù)上不予核準(zhǔn)注冊。上海某公司不服第58749號裁定，向北京市第一中級人民法院提起訴訟，請求撤銷第58749號裁定，并責(zé)令商標(biāo)評審委員會重新作出裁定。北京市第一中級人民法院于2014年12月22日作出（2014）一中行（知）初字第9065號行政判決：維持商標(biāo)評審委員會作出的第58749號裁定。上海某公司不服上述判決，提起上訴。北京市高級人民法院于2015年9月11日作出（2015）高行（知）終字第2075號行政判決：1.撤銷（2014）一中行（知）初字第9065號行政判決；2.撤銷商標(biāo)評審委員會作出的第58749號裁定；3.商標(biāo)評審委員會重新作出裁定。廣州某公司和濟(jì)南某公司不服二審判決，向最高人民法院申請?jiān)賹彙Ｗ罡呷嗣穹ㄔ禾釋彵景?，并?018年10月19日作出（2016）最高法行再96號行政判決：維持北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第2075號行政判決。
裁判理由
最高人民法院再審認(rèn)為：被異議商標(biāo)的申請注冊構(gòu)成以不正當(dāng)手段搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)，需要同時(shí)滿足下列要件：一是在先使用商標(biāo)具有一定影響；二是被異議商標(biāo)構(gòu)成以不正當(dāng)手段搶先注冊，即被異議商標(biāo)申請人具有主觀惡意，其明知或者應(yīng)知在先使用并有一定影響的商標(biāo)而予以搶注，但其舉證證明沒有利用在先使用商標(biāo)商譽(yù)的除外；三是對在先使用并有一定影響的商標(biāo)的保護(hù)限于相同或者類似商品或者服務(wù)。綜合考慮以下因素，廣州某公司提供的證據(jù)不足以證明其在被異議商標(biāo)申請日即2011年3月29日之前使用的“××達(dá)人”已經(jīng)具有一定影響：廣州某公司于2009年12月1日取得其開發(fā)的××達(dá)人游戲軟件V1.0的計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書，該證據(jù)尚不能證明廣州某公司在對外經(jīng)營中將“××達(dá)人”作為商標(biāo)使用；廣州某公司的“××達(dá)人”游戲產(chǎn)品雖然榮獲2009年度中國游戲行業(yè)優(yōu)秀游戲產(chǎn)品“金手指獎”，但是根據(jù)上海某公司在再審程序中提交的證據(jù)7-8有關(guān)“金手指獎”的評選條件和廣州某公司提交的“××達(dá)人”游戲軟件銷售發(fā)票，銷售時(shí)間為2009年的銷售發(fā)票僅有一張，可見，廣州某公司的“××達(dá)人”游戲軟件在評獎時(shí)尚不滿足已經(jīng)對外銷售并產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益的要求，因此該“金手指獎”并不能直接證明廣州某公司使用的“××達(dá)人”在相關(guān)公眾中的知名度；廣州某公司于2009年和2010年銷售“××達(dá)人”游戲軟件的增值稅發(fā)票開具的對象共有九家，購買主體并不多，而且將近97%是開具給廣州某公司的子公司某康公司和另一家公司某龍公司；《電子樂園·電玩風(fēng)云》的內(nèi)容不符合國家行政主管部門對該雜志的審批要求，《澳門國際電玩》本身屬于我國澳門地區(qū)出版雜志，上述兩本雜志的性質(zhì)使其不同于在我國大陸地區(qū)出版且符合國家行政主管部門審批要求的雜志，不足以證明廣州某公司使用的“××達(dá)人”在相關(guān)公眾中具有一定影響；廣州某公司提供的銷售發(fā)票載明的貨物名稱雖然是“××達(dá)人”游戲軟件，但其獲獎的卻是“××達(dá)人”游戲產(chǎn)品，其在提交給法院的書面意見中也稱其從2009年7月開始銷售“××達(dá)人”游戲機(jī)，游戲機(jī)在我國受到嚴(yán)格的市場監(jiān)管即實(shí)行市場準(zhǔn)入制度，根據(jù)文化部相關(guān)通知要求，娛樂場所應(yīng)當(dāng)根據(jù)文化部文化市場司發(fā)布的《游戲游藝機(jī)市場準(zhǔn)入機(jī)型機(jī)種指導(dǎo)目錄》選擇游戲產(chǎn)品，廣州某公司銷售的“××達(dá)人”游戲機(jī)本身不在上述指導(dǎo)目錄中，這也在相當(dāng)程度上影響了相關(guān)公眾對廣州某公司“××達(dá)人”游戲機(jī)的知悉程度。此外，“××達(dá)人”等捕魚游戲是從日本某嘉公司引入我國的游戲，2009年初在我國境內(nèi)的娛樂場所已經(jīng)有名稱為“××達(dá)人”的游戲機(jī)，這也弱化了相關(guān)公眾將“××達(dá)人”與廣州某公司進(jìn)行聯(lián)系的程度。此外，濟(jì)南某公司的證據(jù)不能證明其使用的“××達(dá)人”已經(jīng)具有一定影響。雖然2012年形成的上海某公司簡介使用了與廣州某公司在先使用的“××達(dá)人”游戲宣傳圖片實(shí)質(zhì)性相似的圖片，但尚不足以據(jù)此認(rèn)定上海某公司在申請被異議商標(biāo)時(shí)明知或者應(yīng)知廣州某公司在先使用“××達(dá)人”并具有一定影響，即不能認(rèn)定上海某公司申請注冊被異議商標(biāo)構(gòu)成以不正當(dāng)手段搶先注冊。廣州某公司、濟(jì)南某公司將“××達(dá)人”使用在游戲軟件產(chǎn)品上，而被異議商標(biāo)指定使用的服務(wù)是“計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、更新”，二者存在較大的關(guān)聯(lián)性，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于類似商品或者服務(wù)。二審判決對此認(rèn)定錯誤。被異議商標(biāo)顯然并不侵犯廣州某公司主張的“××達(dá)人”美術(shù)作品著作權(quán)和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。“××達(dá)人”作為廣州某公司計(jì)算機(jī)軟件名稱的組成部分，不具備法律意義上作品的構(gòu)成要素，不應(yīng)脫離作品整體而單獨(dú)作為作品受到著作權(quán)法的保護(hù)。因此，被異議商標(biāo)的申請和注冊不違反商標(biāo)法第三十一條關(guān)于“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的規(guī)定。
裁判要旨
商標(biāo)雖然具有在先使用行為，但違反行業(yè)監(jiān)管制度、行政審批要求，上述情形對于判斷在先使用行為是否產(chǎn)生了“一定影響”，具有消極作用。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國商標(biāo)法（2019年修正）》第32條（本案適用的是2001年修正的《中華人民共和國商標(biāo)法》第31條的規(guī)定）
一審：北京市第一中級人民法院（2014）一中行（知）初字第9065號行政判決（2014年12月22日）
二審：北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第2075號行政判決（2015年9月11日）
再審：最高人民法院（2016）最高法行再96號行政判決（2018年10月19日）
