某某科技（深圳）有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會商標申請駁回復審行政糾紛案-聲音商標顯著性的認定
人民法院案例庫 入庫編號：2023-09-3-029-003
關(guān)鍵詞
行政/商標申請駁回復審/聲音商標/顯著性/可視性標志
基本案情
某某科技（深圳）有限公司訴稱：一、第1450252X號商標（以下簡稱申請商標）是其公司名下某軟件在運行過程中，新消息傳來時播放的提示音，申請商標所表現(xiàn)的內(nèi)容與第38類“提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室、信息傳送”等服務之間沒有內(nèi)在的聯(lián)系，既非“功能性”也不具備描述性，并且訴爭商標為六聲音響，不冗長也不簡單，該聲音特點鮮明、簡短突出，具有聲音商標應有的顯著性。二、某軟件是中國市場用戶數(shù)最多的即時通訊工具，用戶數(shù)量龐大，訴爭商標經(jīng)過長期、廣泛的使用，已經(jīng)成為相關(guān)公眾識別服務來源的標志，該公司的某軟件于1999年2月上線至今，持續(xù)使用申請商標近18年。申請商標經(jīng)過長期、大量、廣泛的使用，用戶聽到申請商標聲音后就知道是某軟件的消息提示音，申請商標能夠直接對應某軟件提供的即時通訊服務，其知名度及顯著性進一步增強。三、被訴決定將“獨創(chuàng)性”作為聲音商標是否具有顯著性的審查標準缺乏法律依據(jù)，“獨創(chuàng)性”是著作權(quán)概念，商標法也不要求訴爭商標具有獨創(chuàng)性。四、國外已經(jīng)獲得注冊的聲音商標實例包括NBC“三聲鐘聲”商標、英特爾“登登登登”商標、蘋果MAC電腦“開機聲音”商標、微軟系統(tǒng)“啟動聲音”商標、米高梅“獅吼”商標、愛普生聲音商標等聲音商標的時長較短，多數(shù)不到3秒，幾乎全部都在6秒以內(nèi)，聲音表現(xiàn)簡明、無語音。由于聲音商標的注冊在我國剛剛開始，聲音商標審查標準不夠完善，有必要參考國際上比較公認的聲音商標注冊實例。綜上，請求法院撤銷商評字［2016］第0000035304號《關(guān)于第14502527號“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”（聲音商標）商標駁回復審決定書》（以下簡稱被訴決定），并責令商標評審委員會重新作出審查決定。
被告商標評審委員會辯稱，一、被告審查聲音商標的依據(jù)就是顯著性，作為非傳統(tǒng)商標，聲音商標必須通過使用才能取得顯著性，而某某科技（深圳）有限公司提供的證據(jù)只能顯示某軟件具有較高的知名度，并不能證明申請商標具有顯著性。二、申請商標僅是一個急促、單調(diào)的重復音，比較簡單，缺乏商標應有的顯著性。三、獨創(chuàng)性只是被告審查聲音商標是否具有顯著性時考量的一個參考因素，被告并未將其作為判斷訴爭商標是否具備顯著性的標準適用。故請求法院判決駁回某某科技（深圳）有限公司的訴訟請求。
法院經(jīng)審理查明：2014年5月4日，某某科技（深圳）有限公司向國家工商行政管理總局商標局(簡稱商標局)提出申請商標的注冊申請，指定使用在第38類“電視播放；新聞社；信息傳送；電話會議服務；提供在線論壇；計算機輔助信息和圖像傳送；提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室；在線賀卡傳送；數(shù)字文件傳送；電子郵件（截止）”服務上。
針對申請商標的注冊申請，商標局于2015年8月11日作出商標駁回通知，依據(jù)商標法第十一條第一款第(三)項作出不予注冊的決定，其理由為：申請商標由簡單、普通的音調(diào)或旋律組成，使用在指定使用項目上缺乏顯著性，不得作為商標注冊。
某某科技（深圳）有限公司對商標局作出的上述商標駁回通知不服，于法定期限內(nèi)向商標評審委員會提出復審申請，并提交了下列證據(jù)：１、廣東省深圳市前海公證處(簡稱前海公證處)作出的(2015)深前證字第009830號公證書(附光盤一張)，２、前海公證處作出的(2015)深前證字第009831-009835號公證書(各附光盤一張)，分別是對2009版本、2012版本、2013版本、2014版本、2015版本的某軟件運行中有新消息傳來時提示音的證據(jù)保全，3、前海公證處作出的(2015)深前證字第009836號公證書(附光盤一張)，系對2009版本、2012版本、2013版本、2014版本、2015版本某軟件的數(shù)字簽名證明，前述證據(jù)1-3顯示，某某科技（深圳）有限公司的某軟件均使用申請商標作為新消息傳來時的默認提示音；4、某某科技（深圳）有限公司年報摘要；5、上?！痢潦袌鲎稍冇邢薰景l(fā)布的《中國即時通訊研究報告》(2003年-2006年)、《中國即時通訊行業(yè)發(fā)展報告》(2007-2008年、2008-2009年)、《中國即時通訊年度監(jiān)測報告》(2010-2011年)、《中國即時通訊用戶行為研究報告》(2010-2011年)、《中國即時通訊年度監(jiān)測及用戶行為研究報告》(2012-2013年)，其中包含某某科技（深圳）有限公司某軟件最早運行的版本與時間、某某科技（深圳）有限公司的某軟件作為“用戶最常使用的即時通訊軟件”之一于2003年-2008年在即時通訊軟件市場中的占有率情況的統(tǒng)計、某軟件在2009-2010年中國主要即時通訊軟件用戶偏好度的占比統(tǒng)計、某軟件在2012-2013年度的覆蓋人數(shù)統(tǒng)計等內(nèi)容。
2016年4月18日，商標評審委員會被訴決定。該決定認為：申請商標為聲音，該聲音較為簡單，缺乏獨創(chuàng)性，指定使用在電視播放、信息傳送等服務項目上缺乏商標應有的顯著特征，難以起到區(qū)分服務來源的作用，屬于商標法第十一條第一款第(三)項所指的情形。某某科技（深圳）有限公司提交的證據(jù)雖能證明其某軟件享有知名度，但申請商標的聲音僅為軟件包含的標識某一功能的聲音，在案證據(jù)不能證明申請商標經(jīng)使用已起到區(qū)別服務來源的作用。綜上，商標評審委員會依據(jù)商標法第十一條第一款第(三)項和第三十四條的規(guī)定，決定：申請商標的注冊申請予以駁回。
某某科技（深圳）有限公司不服被訴決定，于法定期限內(nèi)提起行政訴訟。
在法定期限內(nèi)，為證明被訴決定認定事實清楚，適用法律正確，作出程序合法，商標評審委員會向法院提交了下列證據(jù)：
1、申請商標檔案，用以證明申請商標申請日期、指定使用服務等情況；
2、商標駁回通知書復印件，用以證明申請商標被商標局駁回的事實及具體駁回理由；
3、某某科技（深圳）有限公司在評審程序中提交的復審申請書及證據(jù)復印件，用以證明被訴決定是針對其提出復審的事實、理由和請求作出的。
某某科技（深圳）有限公司向法院提交了下列證據(jù)以支持其訴訟主張：
1、申請商標的音頻文件(申請商標的聲音樣本)，用以證明申請商標的具體表現(xiàn)形式；
2、某某科技（深圳）有限公司向商標局提交的商標注冊申請書及申請商標的光譜表、頻譜表、波形圖，用以證明申請商標并非聲音的簡單重復；
3、國家圖書館檢索文獻152篇，用以證明即申請商標的聲音已經(jīng)進行了長期大量的使用且涉及的領(lǐng)域廣泛，已經(jīng)能夠起到區(qū)分服務來源的作用，相關(guān)公眾已經(jīng)能夠?qū)⑸暾埳虡伺c某某科技（深圳）有限公司及其提供的服務建立對應關(guān)系；
4、某某科技（深圳）有限公司2004年-2015年年報，其中對于每年的注冊即時通信賬戶、活躍賬戶、最高同時在線賬戶等數(shù)據(jù)均進行了統(tǒng)計，用以證明申請商標對應的即時通信軟件的受眾面極其廣泛；
5、某某科技（深圳）有限公司的某軟件獲得吉尼斯世界紀錄“單一即時通信平臺上最多人同時在線”稱號的證書和相關(guān)報道，用以證明申請商標對應的即時通信軟件受眾范圍極其廣泛；
6、商標局于2009年4月24日作出的商標馳字［2009］第14號《關(guān)于認定“××”商標為馳名商標的批復》，認定某某科技（深圳）有限公司的“××”商標在第38類上的信息傳送、計算機終端通訊、提供與全球計算機網(wǎng)絡的電訊聯(lián)接服務上構(gòu)成馳名商標，用以證明與申請商標相對應的在即時通訊服務上獲準注冊的“××”商標構(gòu)成馳名商標，從而進一步印證申請商標受眾范圍極其廣泛，已經(jīng)能夠起到區(qū)分服務來源的作用。
原審庭審中，某某科技（深圳）有限公司還當庭播放了電視劇《第一次親密接觸》(2003年拍攝，2004年7月正式發(fā)行)中關(guān)于某軟件在遇有新消息傳來時申請商標作為提示音的相關(guān)片段，并出示了Useit知識庫對于“1999年至2015年××是如何一步步變形的”一文對某軟件的版本升級進行的介紹及百度百科對于“××郵箱”的介紹。另外，某某科技（深圳）有限公司還當庭播放了國內(nèi)外獲準注冊的部分聲音商標的聲音樣本、我國已獲準注冊及處于初審公告階段的部分聲音商標的聲音樣本以作參考。
質(zhì)證過程中，針對商標評審委員會提交的證據(jù)，某某科技（深圳）有限公司表示對其關(guān)聯(lián)性、合法性、真實性均無異議，但認為前述證據(jù)不足以證明被訴決定認定事實清楚、適用法律正確。商標評審委員會對于某某科技（深圳）有限公司在訴訟階段提交的證據(jù)的關(guān)聯(lián)性、合法性、真實性均無異議，但不認可某某科技（深圳）有限公司提交的證據(jù)的證明作用。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院作出（2016）京73行初3203號行政判決，判決：撤銷被訴決定，判令商標評審委員會就第1450252X號商標所提復審申請重新作出審查決定。宣判后，被告提出上訴。北京市高級人民法院作出（2018）京行終3673號行政判決，判決駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認為：商標法是商標注冊審查的基本法律依據(jù)，在商標注冊申請的審查過程中，無論具體商標標志是由何種要素構(gòu)成，只要其符合商標法第八條的規(guī)定，都應當采用相同的審查標準予以同等對待。尤其是在2013年商標法修改時，新法刪除了商標構(gòu)成要素必須屬于“可視性標志”的原有要求，使得任何能夠發(fā)揮商品或服務來源識別作用的標志都有可能作為商標獲準注冊，從而拓寬了商標類型的范疇，為今后更好地保護經(jīng)營者的合法權(quán)益、維護市場競爭的良好秩序、保護消費者的合法權(quán)益提供了更大的可能。但與此同時，為了平等地對待不同商標注冊需求的市場經(jīng)營者、平等地保護已經(jīng)獲準注冊的不同類型商標的商標權(quán)人，除非商標法有特殊規(guī)定，否則不應對聲音商標以及今后可能出現(xiàn)的其他新類型商標作出特殊對待。
就本案而言，申請商標音色基本相同、時間間隔短促且基本相同，指定使用在第38類第38類“電視播放；新聞社；信息傳送；電話會議服務；提供在線論壇；計算機輔助信息和圖像傳送；提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室；在線賀卡傳送；數(shù)字文件傳送；電子郵件”服務上。雖然申請商標構(gòu)成要素的選取體現(xiàn)了某某科技（深圳）有限公司的特定創(chuàng)意，但是，商標標志在其指定使用服務上是否具有顯著特征，仍然需要結(jié)合相關(guān)公眾的一般認知加以具體判斷。具體而言，由于申請商標僅由單一而重復的“嘀”音構(gòu)成，相關(guān)公眾通常情況下不易將其作為區(qū)分商品或者服務來源的標志加以識別，申請商標屬于商標法第十一條第一款第（三）項規(guī)定的缺乏顯著特征的標志。原審法院和商標評審委員會在該問題上的觀點一致，二審法院對此予以確認。商標評審委員會有關(guān)申請商標標志本身缺乏顯著特征的上訴理由成立，二審法院對此予以支持。
特定的標志其本身在特定的商品或者服務上可能缺乏商標注冊所需的顯著特征，但是當其經(jīng)過使用而能夠發(fā)揮識別作用時，則可以根據(jù)商標法第十一條第二款的規(guī)定予以核準注冊。由于這種顯著特征的取得建立在使用的基礎(chǔ)之上，因此，此類商標獲準注冊的商品或者服務范圍，也應當以其實際使用的商品或者服務為限。通常情況下，不存在在一個商品或者服務項目上經(jīng)過使用而取得顯著特征的標志，即可僅因其在該商品或者服務上的使用行為，而在其他商品或者服務項目上當然獲得顯著特征。對于通過使用而取得顯著特征的商標的審查，必須遵循“商品和服務項目特定化”之審查原則，避免顯著特征使用取得認定過程中的泛化處理和以偏概全。
本案中，某某科技（深圳）有限公司提供的證據(jù)能夠證明申請商標聲音通過在××即時通訊軟件上的長期持續(xù)使用，具備了識別服務來源的作用。原審判決認定申請商標在與××即時通訊軟件相關(guān)的“信息傳送、提供在線論壇、計算機輔助信息和圖像傳送、提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室、數(shù)字文件傳送、在線賀卡傳送、電子郵件”服務上具備了商標注冊所需的顯著特征并無不當，申請商標可以在上述服務項目上予以初步審定，二審法院對此予以確認。但是，申請商標并未在“電視播放、新聞社、電話會議服務”上實際使用，原審判決以“電話會議服務”與“超級群聊天”服務功能完全相同以及綜合性即時通訊軟件服務平臺存在提供電視播放、新聞服務的可能性為由，認定申請商標在上述三個服務項目上亦具有顯著特征，顯然不符合申請商標經(jīng)過使用方才取得顯著特征的案件事實，不適當?shù)貫樯暾埳虡祟A留了申請注冊的空間，屬于適用法律錯誤，二審法院對此予以糾正。商標評審委員會有關(guān)在案證據(jù)不能證明申請商標經(jīng)使用已具有區(qū)別服務來源作用的上訴理由部分成立，二審法院給予相應的支持。
裁判要旨
申請商標由聲音構(gòu)成，雖然其構(gòu)成要素缺乏固有的顯著特征，但其經(jīng)過使用取得顯著特征并便于識別的，仍然可以作為商標注冊。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國商標法》第8條，第11條，第10條第1款第8項，第11條第1款第1項、第2項（本案適用的是2013年修正的《中華人民共和國商標法》第8條，第11條，第10條第1款第8項，第11條第1款第1項、第2項）
《中華人民共和國商標法實施條例》第32條
一審：北京市第一中級人民法院（2016）京73行初3203號行政判決（2018年4月27日）
二審：北京市高級人民法院（2018）京行終3673號行政判決（2018年9月27日）
