某科技公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛案-專利申請(qǐng)權(quán)利要求新增專利申請(qǐng)文件隱含公開(kāi)內(nèi)容的修改超范圍判斷
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2023-13-3-024-016
關(guān)鍵詞
行政/專利行政/復(fù)審程序/修改超范圍/隱含公開(kāi)
基本案情
某科技公司系申請(qǐng)?zhí)枮?01611044305.8、名稱為“一種高壓自緊式法蘭”的發(fā)明專利申請(qǐng)（以下簡(jiǎn)稱本申請(qǐng)）的申請(qǐng)人。2018年11月5日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局原審查部門(mén)經(jīng)審查認(rèn)為，本申請(qǐng)權(quán)利要求1-6不具備創(chuàng)造性，駁回了某科技公司的申請(qǐng)。2019年2月15日，某科技公司向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出復(fù)審請(qǐng)求，并在復(fù)審程序中修改了權(quán)利要求1，增加了“β＜α”等內(nèi)容。2020年3月17日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出第206236號(hào)復(fù)審請(qǐng)求審查決定（以下簡(jiǎn)稱被訴決定），認(rèn)為增加“β＜α”，超出了原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，不符合專利法第33條的規(guī)定，決定維持駁回決定。某科技公司不服，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請(qǐng)求撤銷被訴決定，判令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2020年12月29日作出（2020）京73行初7100號(hào)行政判決：撤銷被訴決定，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出復(fù)審請(qǐng)求審查決定。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出上訴，最高人民法院于2022年7月13日作出（2021）最高法知行終440號(hào)行政判決：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：《專利法》第33條規(guī)定，申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍。對(duì)于“原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍”，應(yīng)該從所屬領(lǐng)域技術(shù)人員角度出發(fā)，以原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)所公開(kāi)的技術(shù)內(nèi)容來(lái)確定。原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍應(yīng)該包括如下內(nèi)容：一是原說(shuō)明書(shū)及其附圖和權(quán)利要求書(shū)以文字或者圖形等明確表達(dá)的內(nèi)容；二是所屬領(lǐng)域技術(shù)人員通過(guò)綜合原說(shuō)明書(shū)及其附圖和權(quán)利要求書(shū)可以直接、明確地推導(dǎo)出的內(nèi)容。雖然申請(qǐng)人在權(quán)利要求中增加的內(nèi)容在原專利申請(qǐng)文件中并未明確記載，但是，如果該增加的內(nèi)容已為原專利申請(qǐng)文件所隱含公開(kāi)，屬于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員通過(guò)閱讀原專利申請(qǐng)文件，結(jié)合發(fā)明目的，能夠直接、明確地推導(dǎo)出的內(nèi)容，則該修改應(yīng)該得到允許。
本申請(qǐng)要求保護(hù)一種高壓自緊式法蘭。原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)雖然沒(méi)有明確記載β與α的關(guān)系，但在β＞α及β=α的情況下，均無(wú)法實(shí)現(xiàn)本申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)所記載的壓力越高，自緊密封性能越好的技術(shù)效果?？梢?jiàn)，雖然β＜α沒(méi)有記載在原專利申請(qǐng)文件中，但本領(lǐng)域技術(shù)人員從原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)中可以直接、明確地推導(dǎo)出，只有在β＜α的情況下，才能實(shí)現(xiàn)本申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)所記載的技術(shù)效果，實(shí)現(xiàn)本申請(qǐng)的發(fā)明目的，β＜α已被原專利申請(qǐng)文件所隱含公開(kāi)。此外，發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改要求是，修改后的內(nèi)容不得超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍。實(shí)施例是對(duì)發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛢?yōu)選的具體實(shí)施方式的舉例說(shuō)明。只要符合上述要求，申請(qǐng)人在專利審查和復(fù)審過(guò)程中修改專利權(quán)利要求時(shí)，可以將其要求保護(hù)的技術(shù)方案限定為某一個(gè)具體的實(shí)施例，也可以基于該實(shí)施例重新合理概括權(quán)利要求。綜上，某科技公司對(duì)本申請(qǐng)的修改未超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，符合專利法第33條的規(guī)定。
裁判要旨
專利授權(quán)程序中，申請(qǐng)人修改權(quán)利要求時(shí)，增加的內(nèi)容在原專利申請(qǐng)文件中雖未予明確記載，但已為原專利申請(qǐng)文件隱含公開(kāi)，則該修改不違反專利法第33條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)?shù)玫皆试S。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)專利法》第33條（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國(guó)專利法》第33條）
一審：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2020）京73行初7100號(hào)行政判決（2020年12月29日）
二審：最高人民法院（2021）最高法知行終440號(hào)行政判決（2022年7月13日）
