最高人民法院關(guān)于發(fā)布第22批指導(dǎo)性案例的通知
法〔2019〕293號
經(jīng)最高人民法院審判委員會討論決定，現(xiàn)將邁克爾·杰弗里·喬丹與國家工商行政管理總局商標評審委員會、喬丹體育股份有限公司“喬丹”商標爭議行政糾紛案等四個案例（指導(dǎo)案例113-116號），作為第22批指導(dǎo)性案例發(fā)布，供在審判類似案件時參照。
最高人民法院
2019年12月24日
指導(dǎo)案例113號：邁克爾杰弗里喬丹與國家工商行政管理總局商標評審委員會、喬丹體育股份有限公司“喬丹”商標爭議行政糾紛案
（最高人民法院審判委員會討論通過 2019年12月24日發(fā)布）
關(guān)鍵詞 行政/商標爭議/姓名權(quán)/誠實信用
裁判要點
1.姓名權(quán)是自然人對其姓名享有的人身權(quán)，姓名權(quán)可以構(gòu)成商標法規(guī)定的在先權(quán)利。外國自然人外文姓名的中文譯名符合條件的，可以依法主張作為特定名稱按照姓名權(quán)的有關(guān)規(guī)定予以保護。
2.外國自然人就特定名稱主張姓名權(quán)保護的，該特定名稱應(yīng)當(dāng)符合以下三項條件：（1）該特定名稱在我國具有一定的知名度，為相關(guān)公眾所知悉；（2）相關(guān)公眾使用該特定名稱指代該自然人；（3）該特定名稱已經(jīng)與該自然人之間建立了穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系。
3.使用是姓名權(quán)人享有的權(quán)利內(nèi)容之一，并非姓名權(quán)人主張保護其姓名權(quán)的法定前提條件。特定名稱按照姓名權(quán)受法律保護的，即使自然人并未主動使用，也不影響姓名權(quán)人按照商標法關(guān)于在先權(quán)利的規(guī)定主張權(quán)利。
4.違反誠實信用原則，惡意申請注冊商標，侵犯他人現(xiàn)有在先權(quán)利的“商標權(quán)人”，以該商標的宣傳、使用、獲獎、被保護等情況形成了“市場秩序”或者“商業(yè)成功”為由，主張該注冊商標合法有效的，人民法院不予支持。
相關(guān)法條
1．《中華人民共和國商標法》（2013年修正）第32條（本案適用的是2001年修正的《中華人民共和國商標法》第31條）
2．《中華人民共和國民法通則》第4條、第99條第1款
3.《中華人民共和國民法總則》第7條、第110條
4.《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》第2條第2款
基本案情
再審申請人邁克爾杰弗里喬丹（以下簡稱邁克爾喬丹）與被申請人國家工商行政管理總局商標評審委員會（以下簡稱商標評審委員會）、一審第三人喬丹體育股份有限公司（以下簡稱喬丹公司）商標爭議行政糾紛案中，涉及喬丹公司的第6020569號“喬丹”商標（即涉案商標），核定使用在國際分類第28類的體育活動器械、游泳池（娛樂用）、旱冰鞋、圣誕樹裝飾品（燈飾和糖果除外）。再審申請人主張該商標含有其英文姓名的中文譯名“喬丹”，屬于2001年修正的商標法第三十一條規(guī)定的“損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的情形，故向商標評審委員會提出撤銷申請。
商標評審委員會認為，涉案商標“喬丹”與“Michael Jordan”及其中文譯名“邁克爾喬丹”存在一定區(qū)別，并且“喬丹”為英美普通姓氏，難以認定這一姓氏與邁克爾喬丹之間存在當(dāng)然的對應(yīng)關(guān)系，故裁定維持涉案商標。再審申請人不服，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。
裁判結(jié)果
北京市第一中級人民法院于2015年4月1日作出（2014）一中行（知）初字第9163號行政判決，駁回邁克爾杰弗里喬丹的訴訟請求。邁克爾杰弗里喬丹不服一審判決，提起上訴。北京市高級人民法院于2015年8月17日作出（2015）高行（知）終字第1915號行政判決，駁回邁克爾杰弗里喬丹上訴，維持原判。邁克爾杰弗里喬丹仍不服，向最高人民法院申請再審。最高人民法院提審后，于2016年12月7日作出（2016）最高法行再27號行政判決：一、撤銷北京市第一中級人民法院(2014)一中行(知)初字第9163號行政判決；二、撤銷北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第1915號行政判決；三、撤銷國家工商行政管理總局商標評審委員會商評字〔2014〕第052058號關(guān)于第6020569號“喬丹”商標爭議裁定；四、國家工商行政管理總局商標評審委員會對第6020569號“喬丹”商標重新作出裁定。
裁判理由
最高人民法院認為，本案爭議焦點為爭議商標的注冊是否損害了再審申請人就“喬丹”主張的姓名權(quán)，違反2001年修正的商標法第三十一條關(guān)于“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的規(guī)定。判決主要認定如下：
一、關(guān)于再審申請人主張保護姓名權(quán)的法律依據(jù)
商標法第三十一條規(guī)定：“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”。對于商標法已有特別規(guī)定的在先權(quán)利，應(yīng)當(dāng)根據(jù)商標法的特別規(guī)定予以保護。對于商標法雖無特別規(guī)定，但根據(jù)民法通則、侵權(quán)責(zé)任法和其他法律的規(guī)定應(yīng)予保護，并且在爭議商標申請日之前已由民事主體依法享有的民事權(quán)利或者民事權(quán)益，應(yīng)當(dāng)根據(jù)該概括性規(guī)定給予保護。《中華人民共和國民法通則》第九十九條第一款、《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》第二條第二款均明確規(guī)定，自然人依法享有姓名權(quán)。故姓名權(quán)可以構(gòu)成商標法第三十一條規(guī)定的“在先權(quán)利”。爭議商標的注冊損害他人在先姓名權(quán)的，應(yīng)當(dāng)認定該爭議商標的注冊違反商標法第三十一條的規(guī)定。
姓名被用于指代、稱呼、區(qū)分特定的自然人，姓名權(quán)是自然人對其姓名享有的重要人身權(quán)。隨著我國社會主義市場經(jīng)濟不斷發(fā)展，具有一定知名度的自然人將其姓名進行商業(yè)化利用，通過合同等方式為特定商品、服務(wù)代言并獲得經(jīng)濟利益的現(xiàn)象已經(jīng)日益普遍。在適用商標法第三十一條的規(guī)定對他人的在先姓名權(quán)予以保護時，不僅涉及對自然人人格尊嚴的保護，而且涉及對自然人姓名，尤其是知名人物姓名所蘊含的經(jīng)濟利益的保護。未經(jīng)許可擅自將他人享有在先姓名權(quán)的姓名注冊為商標，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認為標記有該商標的商品或者服務(wù)與該自然人存在代言、許可等特定聯(lián)系的，應(yīng)當(dāng)認定該商標的注冊損害他人的在先姓名權(quán)，違反商標法第三十一條的規(guī)定。
二、關(guān)于再審申請人主張的姓名權(quán)所保護的具體內(nèi)容
自然人依據(jù)商標法第三十一條的規(guī)定，就特定名稱主張姓名權(quán)保護時，應(yīng)當(dāng)滿足必要的條件。
其一，該特定名稱應(yīng)具有一定知名度、為相關(guān)公眾所知悉，并用于指代該自然人?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理不正當(dāng)競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條第二款是針對“擅自使用他人的姓名，引人誤認為是他人的商品”的不正當(dāng)競爭行為的認定作出的司法解釋，該不正當(dāng)競爭行為本質(zhì)上也是損害他人姓名權(quán)的侵權(quán)行為。認定該行為時所涉及的“引人誤認為是他人的商品”，與本案中認定爭議商標的注冊是否容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認為存在代言、許可等特定聯(lián)系是密切相關(guān)的。因此，在本案中可參照適用上述司法解釋的規(guī)定，確定自然人姓名權(quán)保護的條件。
其二，該特定名稱應(yīng)與該自然人之間已建立穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系。在解決本案涉及的在先姓名權(quán)與注冊商標權(quán)的權(quán)利沖突時，應(yīng)合理確定在先姓名權(quán)的保護標準，平衡在先姓名權(quán)人與商標權(quán)人的利益。既不能由于爭議商標標志中使用或包含有僅為部分人所知悉或臨時性使用的自然人“姓名”，即認定爭議商標的注冊損害該自然人的姓名權(quán)；也不能如商標評審委員會所主張的那樣，以自然人主張的“姓名”與該自然人形成“唯一”對應(yīng)為前提,對自然人主張姓名權(quán)的保護提出過苛的標準。自然人所主張的特定名稱與該自然人已經(jīng)建立穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系時，即使該對應(yīng)關(guān)系達不到“唯一”的程度，也可以依法獲得姓名權(quán)的保護。綜上，在適用商標法第三十一條關(guān)于“不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的規(guī)定時，自然人就特定名稱主張姓名權(quán)保護的，該特定名稱應(yīng)當(dāng)符合以下三項條件：一是該特定名稱在我國具有一定的知名度、為相關(guān)公眾所知悉；二是相關(guān)公眾使用該特定名稱指代該自然人；三是該特定名稱已經(jīng)與該自然人之間建立了穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系。
在判斷外國人能否就其外文姓名的部分中文譯名主張姓名權(quán)保護時，需要考慮我國相關(guān)公眾對外國人的稱謂習(xí)慣。中文譯名符合前述三項條件的，可以依法主張姓名權(quán)的保護。本案現(xiàn)有證據(jù)足以證明“喬丹”在我國具有較高的知名度、為相關(guān)公眾所知悉，我國相關(guān)公眾通常以“喬丹”指代再審申請人，并且“喬丹”已經(jīng)與再審申請人之間形成了穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系，故再審申請人就“喬丹”享有姓名權(quán)。
三、關(guān)于再審申請人及其授權(quán)的耐克公司是否主動使用“喬丹”，其是否主動使用的事實對于再審申請人在本案中主張的姓名權(quán)有何影響
首先，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》第九十九條第一款的規(guī)定，“使用”是姓名權(quán)人享有的權(quán)利內(nèi)容之一，并非其承擔(dān)的義務(wù)，更不是姓名權(quán)人“禁止他人干涉、盜用、假冒”，主張保護其姓名權(quán)的法定前提條件。
其次，在適用商標法第三十一條的規(guī)定保護他人在先姓名權(quán)時，相關(guān)公眾是否容易誤認為標記有爭議商標的商品或者服務(wù)與該自然人存在代言、許可等特定聯(lián)系，是認定爭議商標的注冊是否損害該自然人姓名權(quán)的重要因素。因此，在符合前述有關(guān)姓名權(quán)保護的三項條件的情況下，自然人有權(quán)根據(jù)商標法第三十一條的規(guī)定，就其并未主動使用的特定名稱獲得姓名權(quán)的保護。
最后，對于在我國具有一定知名度的外國人，其本人或者利害關(guān)系人可能并未在我國境內(nèi)主動使用其姓名；或者由于便于稱呼、語言習(xí)慣、文化差異等原因，我國相關(guān)公眾、新聞媒體所熟悉和使用的“姓名”與其主動使用的姓名并不完全相同。例如在本案中，我國相關(guān)公眾、新聞媒體普遍以“喬丹”指代再審申請人，而再審申請人、耐克公司則主要使用“邁克爾喬丹”。但不論是“邁克爾喬丹”還是“喬丹”，在相關(guān)公眾中均具有較高的知名度，均被相關(guān)公眾普遍用于指代再審申請人，且再審申請人并未提出異議或者反對。故商標評審委員會、喬丹公司關(guān)于再審申請人、耐克公司未主動使用“喬丹”，再審申請人對“喬丹”不享有姓名權(quán)的主張，不予支持。
四、關(guān)于喬丹公司對于爭議商標的注冊是否存在明顯的主觀惡意
本案中，喬丹公司申請注冊爭議商標時是否存在主觀惡意，是認定爭議商標的注冊是否損害再審申請人姓名權(quán)的重要考量因素。本案證據(jù)足以證明喬丹公司是在明知再審申請人及其姓名“喬丹”具有較高知名度的情況下，并未與再審申請人協(xié)商、談判以獲得其許可或授權(quán)，而是擅自注冊了包括爭議商標在內(nèi)的大量與再審申請人密切相關(guān)的商標，放任相關(guān)公眾誤認為標記有爭議商標的商品與再審申請人存在特定聯(lián)系的損害結(jié)果，使得喬丹公司無需付出過多成本，即可實現(xiàn)由再審申請人為其“代言”等效果。喬丹公司的行為有違《中華人民共和國民法通則》第四條規(guī)定的誠實信用原則，其對于爭議商標的注冊具有明顯的主觀惡意。
五、關(guān)于喬丹公司的經(jīng)營狀況，以及喬丹公司對其企業(yè)名稱、有關(guān)商標的宣傳、使用、獲獎、被保護等情況，對本案具有何種影響
喬丹公司的經(jīng)營狀況，以及喬丹公司對其企業(yè)名稱、有關(guān)商標的宣傳、使用、獲獎、被保護等情況，均不足以使爭議商標的注冊具有合法性。
其一，從權(quán)利的性質(zhì)以及損害在先姓名權(quán)的構(gòu)成要件來看，姓名被用于指代、稱呼、區(qū)分特定的自然人，姓名權(quán)是自然人對其姓名享有的人身權(quán)。而商標的主要作用在于區(qū)分商品或者服務(wù)來源，屬于財產(chǎn)權(quán)，與姓名權(quán)是性質(zhì)不同的權(quán)利。在認定爭議商標的注冊是否損害他人在先姓名權(quán)時，關(guān)鍵在于是否容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認為標記有爭議商標的商品或者服務(wù)與姓名權(quán)人之間存在代言、許可等特定聯(lián)系，其構(gòu)成要件與侵害商標權(quán)的認定不同。因此，即使喬丹公司經(jīng)過多年的經(jīng)營、宣傳和使用，使得喬丹公司及其“喬丹”商標在特定商品類別上具有較高知名度，相關(guān)公眾能夠認識到標記有“喬丹”商標的商品來源于喬丹公司，也不足以據(jù)此認定相關(guān)公眾不容易誤認為標記有“喬丹”商標的商品與再審申請人之間存在代言、許可等特定聯(lián)系。
其二，喬丹公司惡意申請注冊爭議商標，損害再審申請人的在先姓名權(quán)，明顯有悖于誠實信用原則。商標評審委員會、喬丹公司主張的市場秩序或者商業(yè)成功并不完全是喬丹公司誠信經(jīng)營的合法成果，而是一定程度上建立于相關(guān)公眾誤認的基礎(chǔ)之上。維護此種市場秩序或者商業(yè)成功，不僅不利于保護姓名權(quán)人的合法權(quán)益，而且不利于保障消費者的利益，更不利于凈化商標注冊和使用環(huán)境。
（生效裁判審判人員：陶凱元、王闖、夏君麗、王艷芳、杜微科）
指導(dǎo)案例114號：克里斯蒂昂迪奧爾香料公司訴國家工商行政管理總局商標評審委員會商標申請駁回復(fù)審行政糾紛案
（最高人民法院審判委員會討論通過 2019年12月24日發(fā)布）
關(guān)鍵詞 行政/商標申請駁回/國際注冊/領(lǐng)土延伸保護
裁判要點
1.商標國際注冊申請人完成了《商標國際注冊馬德里協(xié)定》及其議定書規(guī)定的申請商標的國際注冊程序，申請商標國際注冊信息中記載了申請商標指定的商標類型為三維立體商標的，應(yīng)當(dāng)視為申請人提出了申請商標為三維立體商標的聲明。因國際注冊商標的申請人無需在指定國家再次提出注冊申請，故由世界知識產(chǎn)權(quán)組織國際局向中國商標局轉(zhuǎn)送的申請商標信息，應(yīng)當(dāng)是中國商標局據(jù)以審查、決定申請商標指定中國的領(lǐng)土延伸保護申請能否獲得支持的事實依據(jù)。
2.在申請商標國際注冊信息僅欠缺商標法實施條例規(guī)定的部分視圖等形式要件的情況下，商標行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)秉承積極履行國際公約義務(wù)的精神，給予申請人合理的補正機會。
相關(guān)法條
《中華人民共和國商標法實施條例》第13條、第52條
基本案情
涉案申請商標為國際注冊第1221382號商標（見下圖），申請人為克里斯蒂昂迪奧爾香料公司（以下簡稱迪奧爾公司）。申請商標的原屬國為法國，核準注冊時間為2014年4月16日，國際注冊日期為2014年8月8日，國際注冊所有人為迪奧爾公司,指定使用商品為香水、濃香水等。
申請商標
申請商標經(jīng)國際注冊后，根據(jù)《商標國際注冊馬德里協(xié)定》《商標國際注冊馬德里協(xié)定有關(guān)議定書》的相關(guān)規(guī)定，迪奧爾公司通過世界知識產(chǎn)權(quán)組織國際局（以下簡稱國際局），向澳大利亞、丹麥、芬蘭、英國、中國等提出領(lǐng)土延伸保護申請。2015年7月13日，國家工商行政管理總局商標局向國際局發(fā)出申請商標的駁回通知書，以申請商標缺乏顯著性為由，駁回全部指定商品在中國的領(lǐng)土延伸保護申請。在法定期限內(nèi),迪奧爾公司向國家工商行政管理總局商標評審委員會（以下簡稱商標評審委員會）提出復(fù)審申請。商標評審委員會認為，申請商標難以起到區(qū)別商品來源的作用,缺乏商標應(yīng)有的顯著性，遂以第13584號決定，駁回申請商標在中國的領(lǐng)土延伸保護申請。迪奧爾公司不服，提起行政訴訟。迪奧爾公司認為，首先，申請商標為指定顏色的三維立體商標，迪奧爾公司已經(jīng)向商標評審委員會提交了申請商標的三面視圖，但商標評審委員會卻將申請商標作為普通商標進行審查，決定作出的事實基礎(chǔ)有誤。其次，申請商標設(shè)計獨特，并通過迪奧爾公司長期的宣傳推廣，具有了較強的顯著性，其領(lǐng)土延伸保護申請應(yīng)當(dāng)獲得支持。
裁判結(jié)果
北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2016年9月29日作出（2016）京73行初3047號行政判決，判決：駁回克里斯蒂昂迪奧爾香料公司的訴訟請求?？死锼沟侔旱蠆W爾香料公司不服一審判決，提起上訴。北京市高級人民法院于2017年5月23日作出（2017）京行終744號行政判決，判決：駁回上訴，維持原判。克里斯蒂昂迪奧爾香料公司不服二審判決，向最高人民法院提出再審申請。最高人民法院于2017年12月29日作出（2017）最高法行申7969號行政裁定，提審本案，并于2018年4月26日作出（2018）最高法行再26號判決，撤銷一審、二審判決及被訴決定，并判令國家工商行政管理總局商標評審委員會重新作出復(fù)審決定。
裁判理由
最高人民法院認為，申請商標國際注冊信息中明確記載，申請商標指定的商標類型為“三維立體商標”，且對三維形式進行了具體描述。在無相反證據(jù)的情況下，申請商標國際注冊信息中關(guān)于商標具體類型的記載，應(yīng)當(dāng)視為迪奧爾公司關(guān)于申請商標為三維標志的聲明形式。也可合理推定，在申請商標指定中國進行領(lǐng)土延伸保護的過程中，國際局向商標局轉(zhuǎn)送的申請信息與之相符，商標局應(yīng)知曉上述信息。因國際注冊商標的申請人無需在指定國家再次提出注冊申請，故由國際局向商標局轉(zhuǎn)送的申請商標信息，應(yīng)當(dāng)是商標局據(jù)以審查、決定申請商標指定中國的領(lǐng)土延伸保護申請能否獲得支持的事實依據(jù)。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，申請商標請求在中國獲得注冊的商標類型為“三維立體商標”，而非記載于商標局檔案并作為商標局、商標評審委員會審查基礎(chǔ)的“普通商標”。迪奧爾公司已經(jīng)在評審程序中明確了申請商標的具體類型為三維立體商標，并通過補充三面視圖的方式提出了補正要求。對此，商標評審委員會既未在第13584號決定中予以如實記載，也未針對迪奧爾公司提出的上述主張，對商標局駁回決定依據(jù)的相關(guān)事實是否有誤予以核實，而仍將申請商標作為“圖形商標”進行審查并逕行駁回迪奧爾公司復(fù)審申請的作法，違反法定程序，并可能損及行政相對人的合法利益，應(yīng)當(dāng)予以糾正。商標局、商標評審委員會應(yīng)當(dāng)根據(jù)復(fù)審程序的規(guī)定，以三維立體商標為基礎(chǔ)，重新對申請商標是否具備顯著特征等問題予以審查。
《商標國際注冊馬德里協(xié)定》《商標國際注冊馬德里協(xié)定有關(guān)議定書》制定的主要目的是通過建立國際合作機制，確立和完善商標國際注冊程序，減少和簡化注冊手續(xù)，便利申請人以最低成本在所需國家獲得商標保護。結(jié)合本案事實，申請商標作為指定中國的馬德里商標國際注冊申請，有關(guān)申請材料應(yīng)當(dāng)以國際局向商標局轉(zhuǎn)送的內(nèi)容為準。現(xiàn)有證據(jù)可以合理推定，迪奧爾公司已經(jīng)在商標國際注冊程序中對申請商標為三維立體商標這一事實作出聲明，說明了申請商標的具體使用方式并提供了申請商標的一面視圖。在申請材料僅欠缺《中華人民共和國商標法實施條例》規(guī)定的部分視圖等形式要件的情況下，商標行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)秉承積極履行國際公約義務(wù)的精神，給予申請人合理的補正機會。本案中，商標局并未如實記載迪奧爾公司在國際注冊程序中對商標類型作出的聲明，且在未給予迪奧爾公司合理補正機會，并欠缺當(dāng)事人請求與事實依據(jù)的情況下，逕行將申請商標類型變更為普通商標并作出不利于迪奧爾公司的審查結(jié)論，商標評審委員會對此未予糾正的作法，均缺乏事實與法律依據(jù)，且可能損害行政相對人合理的期待利益，對此應(yīng)予糾正。
綜上，商標評審委員會應(yīng)當(dāng)基于迪奧爾公司在復(fù)審程序中提出的與商標類型有關(guān)的復(fù)審理由，糾正商標局的不當(dāng)認定，并根據(jù)三維標志是否具備顯著特征的評判標準，對申請商標指定中國的領(lǐng)土延伸保護申請是否應(yīng)予準許的問題重新進行審查。商標局、商標評審委員會在重新審查認定時應(yīng)重點考量如下因素：一是申請商標的顯著性與經(jīng)過使用取得的顯著性，特別是申請商標進入中國市場的時間，在案證據(jù)能夠證明的實際使用與宣傳推廣的情況，以及申請商標因此而產(chǎn)生識別商品來源功能的可能性；二是審查標準一致性的原則。商標評審及司法審查程序雖然要考慮個案情況，但審查的基本依據(jù)均為商標法及其相關(guān)行政法規(guī)規(guī)定，不能以個案審查為由忽視執(zhí)法標準的統(tǒng)一性問題。
（生效裁判審判人員：陶凱元、王闖、佟姝）
指導(dǎo)案例115號：瓦萊奧清洗系統(tǒng)公司訴廈門盧卡斯汽車配件有限公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案
（最高人民法院審判委員會討論通過 2019年12月24日發(fā)布）
關(guān)鍵詞 民事/發(fā)明專利權(quán)/功能性特征/先行判決/行為保全
裁判要點
1.如果專利權(quán)利要求的某個技術(shù)特征已經(jīng)限定或者隱含了特定結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其相互之間的關(guān)系等，即使該技術(shù)特征同時還限定了其所實現(xiàn)的功能或者效果，亦不屬于《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第八條所稱的功能性特征。
2.在專利侵權(quán)訴訟程序中,責(zé)令停止被訴侵權(quán)行為的行為保全具有獨立價值。當(dāng)事人既申請責(zé)令停止被訴侵權(quán)行為，又申請先行判決停止侵害，人民法院認為需要作出停止侵害先行判決的，應(yīng)當(dāng)同時對行為保全申請予以審查；符合行為保全條件的，應(yīng)當(dāng)及時作出裁定。
相關(guān)法條
1．《中華人民共和國專利法》第59條
2．《中華人民共和國民事訴訟法》第153條
基本案情
瓦萊奧清洗系統(tǒng)公司（以下簡稱瓦萊奧公司）是涉案“機動車輛的刮水器的連接器及相應(yīng)的連接裝置”發(fā)明專利的專利權(quán)人，該專利仍在保護期內(nèi)。瓦萊奧公司于2016年向上海知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟稱，廈門盧卡斯汽車配件有限公司（以下簡稱盧卡斯公司）、廈門富可汽車配件有限公司（以下簡稱富可公司）未經(jīng)許可制造、銷售、許諾銷售，陳少強未經(jīng)許可制造、銷售的雨刮器產(chǎn)品落入其專利權(quán)保護范圍。瓦萊奧公司請求判令盧卡斯公司、富可公司和陳少強停止侵權(quán)，賠償損失及制止侵權(quán)的合理開支暫計600萬元，并請求人民法院先行判決盧卡斯公司、富可公司和陳少強立即停止侵害涉案專利權(quán)的行為。此外，瓦萊奧公司還提出了臨時行為保全申請，請求法院裁定盧卡斯公司、富可公司、陳少強立即停止侵權(quán)行為。
裁判結(jié)果
上海知識產(chǎn)權(quán)法院于2019年1月22日作出先行判決，判令廈門盧卡斯汽車配件有限公司、廈門富可汽車配件有限公司于判決生效之日起立即停止對涉案發(fā)明專利權(quán)的侵害。廈門盧卡斯汽車配件有限公司、廈門富可汽車配件有限公司不服上述判決，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院于2019年3月27日公開開庭審理本案，作出（2019）最高法知民終2號民事判決，并當(dāng)庭宣判，判決駁回上訴，維持原判。
裁判理由
最高人民法院認為：
一、關(guān)于“在所述關(guān)閉位置，所述安全搭扣面對所述鎖定元件延伸，用于防止所述鎖定元件的彈性變形，并鎖定所述連接器”的技術(shù)特征是否屬于功能性特征以及被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否具備上述特征的問題
第一，關(guān)于上述技術(shù)特征是否屬于功能性特征的問題。功能性特征是指不直接限定發(fā)明技術(shù)方案的結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，而是通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果對結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等進行限定的技術(shù)特征。如果某個技術(shù)特征已經(jīng)限定或者隱含了發(fā)明技術(shù)方案的特定結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，即使該技術(shù)特征還同時限定了其所實現(xiàn)的功能或者效果，原則上亦不屬于《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第八條所稱的功能性特征，不應(yīng)作為功能性特征進行侵權(quán)比對。前述技術(shù)特征實際上限定了安全搭扣與鎖定元件之間的方位關(guān)系并隱含了特定結(jié)構(gòu)——“安全搭扣面對所述鎖定元件延伸”，該方位和結(jié)構(gòu)所起到的作用是“防止所述鎖定元件的彈性變形，并鎖定所述連接器”。根據(jù)這一方位和結(jié)構(gòu)關(guān)系，結(jié)合涉案專利說明書及其附圖，特別是說明書第【0056】段關(guān)于“連接器的鎖定由搭扣的垂直側(cè)壁的內(nèi)表面保證，內(nèi)表面沿爪外側(cè)表面延伸，因此，搭扣阻止爪向連接器外橫向變形，因此連接器不能從鉤形端解脫出來”的記載，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以理解，“安全搭扣面對所述鎖定元件延伸”，在延伸部分與鎖定元件外表面的距離足夠小的情況下，就可以起到防止鎖定元件彈性變形并鎖定連接器的效果?？梢?，前述技術(shù)特征的特點是，既限定了特定的方位和結(jié)構(gòu)，又限定了該方位和結(jié)構(gòu)的功能，且只有將該方位和結(jié)構(gòu)及其所起到的功能結(jié)合起來理解，才能清晰地確定該方位和結(jié)構(gòu)的具體內(nèi)容。這種“方位或者結(jié)構(gòu)+功能性描述”的技術(shù)特征雖有對功能的描述，但是本質(zhì)上仍是方位或者結(jié)構(gòu)特征，不是《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第八條意義上的功能性特征。
第二，關(guān)于被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否具備前述技術(shù)特征的問題。涉案專利權(quán)利要求1的前述技術(shù)特征既限定了安全搭扣與鎖定元件的方位和結(jié)構(gòu)關(guān)系，又描述了安全搭扣所起到的功能，該功能對于確定安全搭扣與鎖定元件的方位和結(jié)構(gòu)關(guān)系具有限定作用。前述技術(shù)特征并非功能性特征，其方位、結(jié)構(gòu)關(guān)系的限定和功能限定在侵權(quán)判定時均應(yīng)予以考慮。本案中，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的安全搭扣兩側(cè)壁內(nèi)表面設(shè)有一對垂直于側(cè)壁的凸起，當(dāng)安全搭扣處于關(guān)閉位置時，其側(cè)壁內(nèi)的凸起朝向彈性元件的外表面，可以起到限制彈性元件變形張開、鎖定彈性元件并防止刮水器臂從彈性元件中脫出的效果。被訴侵權(quán)產(chǎn)品在安全搭扣處于關(guān)閉位置時，安全搭扣兩側(cè)壁內(nèi)表面垂直于側(cè)壁的凸起朝向彈性元件的外表面，屬于涉案專利權(quán)利要求1所稱的“所述安全搭扣面對所述鎖定元件延伸”的一種形式，且同樣能夠?qū)崿F(xiàn)“防止所述鎖定元件的彈性變形，并鎖定所述連接器”的功能。因此，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具備前述技術(shù)特征，落入涉案專利權(quán)利要求1的保護范圍。原審法院在認定上述特征屬于功能性特征的基礎(chǔ)上，認定被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有與上述特征等同的技術(shù)特征，比對方法及結(jié)論雖有偏差，但并未影響本案侵權(quán)判定結(jié)果。
二、關(guān)于本案訴中行為保全申請的具體處理問題
本案需要考慮的特殊情況是，原審法院雖已作出關(guān)于責(zé)令停止侵害涉案專利權(quán)的先行判決，但并未生效，專利權(quán)人繼續(xù)堅持其在一審程序中的行為保全申請。此時，第二審人民法院對于停止侵害專利權(quán)的行為保全申請，可以考慮如下情況，分別予以處理：如果情況緊急或者可能造成其他損害，專利權(quán)人提出行為保全申請，而第二審人民法院無法在行為保全申請?zhí)幚砥谙迌?nèi)作出終審判決的，應(yīng)當(dāng)對行為保全申請單獨處理，依法及時作出裁定；符合行為保全條件的，應(yīng)當(dāng)及時采取保全措施。此時，由于原審判決已經(jīng)認定侵權(quán)成立，第二審人民法院可根據(jù)案情對該行為保全申請進行審查，且不要求必須提供擔(dān)保。如果第二審人民法院能夠在行為保全申請?zhí)幚砥谙迌?nèi)作出終審判決的，可以及時作出判決并駁回行為保全申請。本案中，瓦萊奧公司堅持其責(zé)令盧卡斯公司、富可公司停止侵害涉案專利權(quán)的訴中行為保全申請，但是其所提交的證據(jù)并不足以證明發(fā)生了給其造成損害的緊急情況，且最高人民法院已經(jīng)當(dāng)庭作出判決，本案判決已經(jīng)發(fā)生法律效力，另行作出責(zé)令停止侵害涉案專利權(quán)的行為保全裁定已無必要。對于瓦萊奧公司的訴中行為保全申請，不予支持。
（生效裁判審判人員：羅東川、王闖、朱理、徐卓斌、任曉蘭）
指導(dǎo)案例116號：丹東益陽投資有限公司申請丹東市中級人民法院錯誤執(zhí)行國家賠償案
（最高人民法院審判委員會討論通過 2019年12月24日發(fā)布）
關(guān)鍵詞 國家賠償/錯誤執(zhí)行/執(zhí)行終結(jié)/無清償能力
裁判要點
人民法院執(zhí)行行為確有錯誤造成申請執(zhí)行人損害，因被執(zhí)行人無清償能力且不可能再有清償能力而終結(jié)本次執(zhí)行的，不影響申請執(zhí)行人依法申請國家賠償。
相關(guān)法條
《中華人民共和國國家賠償法》第30條
基本案情
1997年11月7日,交通銀行丹東分行與丹東輪胎廠簽訂借款合同，約定后者從前者借款422萬元，月利率7.92‰。2004年6月7日，該筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國信達資產(chǎn)管理公司沈陽辦事處，后經(jīng)轉(zhuǎn)手由丹東益陽投資有限公司（以下簡稱益陽公司）購得。2007年5月10日，益陽公司提起訴訟，要求丹東輪胎廠還款。5月23日，丹東市中級人民法院（以下簡稱丹東中院）根據(jù)益陽公司財產(chǎn)保全申請，作出(2007)丹民三初字第32-1號民事裁定：凍結(jié)丹東輪胎廠銀行存款1050萬元或查封其相應(yīng)價值的財產(chǎn)。次日，丹東中院向丹東市國土資源局發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知書，要求協(xié)助事項為：查封丹東輪胎廠位于丹東市振興區(qū)振七街134號土地六宗，并注明了各宗地的土地證號和面積。2007年6月29日，丹東中院作出(2007)丹民三初字第32號民事判決書，判決丹東輪胎廠于判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)償還益陽公司欠款422萬元及利息6209022.76元（利息暫計至2006年12月20日）。判決生效后，丹東輪胎廠沒有自動履行，益陽公司向丹東中院申請強制執(zhí)行。
2007年11月19日，丹東市人民政府第51次市長辦公會議議定，“關(guān)于丹東輪胎廠變現(xiàn)資產(chǎn)安置職工和償還債務(wù)有關(guān)事宜”，“責(zé)成市國資委會同市國土資源局、市財政局等有關(guān)部門按照會議確定的原則對丹東輪胎廠所在地塊土地掛牌工作形成切實可行的實施方案，確保該地塊順利出讓”。11月21日，丹東市國土資源局在《丹東日報》刊登將丹東輪胎廠土地掛牌出讓公告。12月28日，丹東市產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)布將丹東輪胎廠鍋爐房、托兒所土地掛牌出讓公告。2008年1月30日，丹東中院作出(2007)丹立執(zhí)字第53-1號、53-2號民事裁定：解除對丹東輪胎廠位于丹東市振興區(qū)振七街134號三宗土地的查封。隨后，前述六宗土地被一并出讓給太平灣電廠，出讓款4680萬元被丹東輪胎廠用于償還職工內(nèi)債、職工集資、普通債務(wù)等，但沒有給付益陽公司。
2009年起，益陽公司多次向丹東中院遞交國家賠償申請。丹東中院于2013年8月13日立案受理，但一直未作出決定。益陽公司遂于2015年7月16日向遼寧省高級人民法院（以下簡稱遼寧高院）賠償委員會申請作出賠償決定。在遼寧高院賠償委員會審理過程中，丹東中院針對益陽公司申請執(zhí)行案于2016年3月1日作出（2016）遼06執(zhí)15號執(zhí)行裁定，認為丹東輪胎廠現(xiàn)暫無其他財產(chǎn)可供執(zhí)行，裁定：（2007）丹民三初字第32號民事判決終結(jié)本次執(zhí)行程序。
裁判結(jié)果
遼寧省高級人民法院賠償委員會于2016年4月27日作出（2015）遼法委賠字第29號決定，駁回丹東益陽投資有限公司的國家賠償申請。丹東益陽投資有限公司不服，向最高人民法院賠償委員會提出申訴。最高人民法院賠償委員會于2018年3月22日作出（2017）最高法委賠監(jiān)236號決定，本案由最高人民法院賠償委員會直接審理。最高人民法院賠償委員會于2018年6月29日作出（2018）最高法委賠提3號國家賠償決定：一、撤銷遼寧省高級人民法院賠償委員會（2015）遼法委賠字第29號決定；二、遼寧省丹東市中級人民法院于本決定生效后5日內(nèi)，支付丹東益陽投資有限公司國家賠償款300萬元；三、準許丹東益陽投資有限公司放棄其他國家賠償請求。
裁判理由
最高人民法院賠償委員會認為，本案基本事實清楚，證據(jù)確實、充分，申訴雙方并無實質(zhì)爭議。雙方爭議焦點主要在于三個法律適用問題：第一，丹東中院的解封行為在性質(zhì)上屬于保全行為還是執(zhí)行行為？第二，丹東中院的解封行為是否構(gòu)成錯誤執(zhí)行，相應(yīng)的具體法律依據(jù)是什么？第三，丹東中院是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)國家賠償責(zé)任？
關(guān)于第一個焦點問題。益陽公司認為，丹東中院的解封行為不是該院的執(zhí)行行為，而是該院在案件之外獨立實施的一次違法保全行為。對此，丹東中院認為屬于執(zhí)行行為。最高人民法院賠償委員會認為，丹東中院在審理益陽公司訴丹東輪胎廠債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛一案過程中，依法采取了財產(chǎn)保全措施，查封了丹東輪胎廠的有關(guān)土地。在民事判決生效進入執(zhí)行程序后，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的規(guī)定》第四條的規(guī)定，訴訟中的保全查封措施已經(jīng)自動轉(zhuǎn)為執(zhí)行中的查封措施。因此，丹東中院的解封行為屬于執(zhí)行行為。
關(guān)于第二個焦點問題。益陽公司稱，丹東中院的解封行為未經(jīng)益陽公司同意且最終造成益陽公司巨額債權(quán)落空，存在違法。丹東中院辯稱，其解封行為是在市政府要求下進行的，且符合最高人民法院的有關(guān)政策精神。對此，最高人民法院賠償委員會認為，丹東中院為配合政府部門出讓涉案土地，可以解除對涉案土地的查封，但必須有效控制土地出讓款，并依法定順位分配該筆款項，以確保生效判決的執(zhí)行。但丹東中院在實施解封行為后，并未有效控制土地出讓款并依法予以分配，致使益陽公司的債權(quán)未受任何清償，該行為不符合最高人民法院關(guān)于依法妥善審理金融不良資產(chǎn)案件的司法政策精神，侵害了益陽公司的合法權(quán)益，屬于錯誤執(zhí)行行為。
至于錯誤執(zhí)行的具體法律依據(jù)，因丹東中院解封行為發(fā)生在2008年，故應(yīng)適用當(dāng)時有效的司法解釋，即2000年發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于民事、行政訴訟中司法賠償若干問題的解釋》。由于丹東中院的行為發(fā)生在民事判決生效后的執(zhí)行階段，屬于擅自解封致使民事判決得不到執(zhí)行的錯誤行為，故應(yīng)當(dāng)適用該解釋第四條第七項規(guī)定的違反法律規(guī)定的其他執(zhí)行錯誤情形。
關(guān)于第三個焦點問題。益陽公司認為，被執(zhí)行人丹東輪胎廠并非暫無財產(chǎn)可供執(zhí)行，而是已經(jīng)徹底喪失清償能力，執(zhí)行程序不應(yīng)長期保持“終本”狀態(tài)，而應(yīng)實質(zhì)終結(jié)，故本案應(yīng)予受理并作出由丹東中院賠償益陽公司落空債權(quán)本金、利息及相關(guān)訴訟費用的決定。丹東中院辯稱，案涉執(zhí)行程序尚未終結(jié)，被執(zhí)行人丹東輪胎廠尚有財產(chǎn)可供執(zhí)行，益陽公司的申請不符合國家賠償受案條件。對此，最高人民法院賠償委員會認為，執(zhí)行程序終結(jié)不是國家賠償程序啟動的絕對標準。一般來講，執(zhí)行程序只有終結(jié)以后，才能確定錯誤執(zhí)行行為給當(dāng)事人造成的損失數(shù)額，才能避免執(zhí)行程序和賠償程序之間的并存交叉，也才能對賠償案件在窮盡其他救濟措施后進行終局性的審查處理。但是，這種理解不應(yīng)當(dāng)絕對化和形式化，應(yīng)當(dāng)從實質(zhì)意義上進行理解。在人民法院執(zhí)行行為長期無任何進展、也不可能再有進展，被執(zhí)行人實際上已經(jīng)徹底喪失清償能力，申請執(zhí)行人等已因錯誤執(zhí)行行為遭受無法挽回的損失的情況下，應(yīng)當(dāng)允許其提出國家賠償申請。否則，有錯誤執(zhí)行行為的法院只要不作出執(zhí)行程序終結(jié)的結(jié)論，國家賠償程序就不能啟動，這樣理解與國家賠償法以及相關(guān)司法解釋的目的是背道而馳的。本案中，丹東中院的執(zhí)行行為已經(jīng)長達十一年沒有任何進展，其錯誤執(zhí)行行為亦已被證實給益陽公司造成了無法通過其他渠道挽回的實際損失，故應(yīng)依法承擔(dān)國家賠償責(zé)任。遼寧高院賠償委員會以執(zhí)行程序尚未終結(jié)為由決定駁回益陽公司的賠償申請，屬于適用法律錯誤，應(yīng)予糾正。
至于具體損害情況和賠償金額，經(jīng)最高人民法院賠償委員會組織申訴人和被申訴人進行協(xié)商，雙方就丹東中院（2007）丹民三初字第32號民事判決的執(zhí)行行為自愿達成如下協(xié)議：（一）丹東中院于本決定書生效后5日內(nèi)，支付益陽公司國家賠償款300萬元；（二）益陽公司自愿放棄其他國家賠償請求；（三）益陽公司自愿放棄對該民事判決的執(zhí)行，由丹東中院裁定該民事案件執(zhí)行終結(jié)。
綜上，最高人民法院賠償委員會認為，本案丹東中院錯誤執(zhí)行的事實清楚，證據(jù)確實、充分；遼寧高院賠償委員會決定駁回益陽公司的申請錯誤，應(yīng)予糾正；益陽公司與丹東中院達成的賠償協(xié)議，系雙方真實意思表示，且不違反法律規(guī)定，應(yīng)予確認。依照《中華人民共和國國家賠償法》第三十條第一款、第二款和《最高人民法院關(guān)于國家賠償監(jiān)督程序若干問題的規(guī)定》第十一條第四項、第十八條、第二十一條第三項的規(guī)定，遂作出上述決定。
（生效裁判審判人員：陶凱元、祝二軍、黃金龍、高珂、梁清）
